MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DIRETORIA DE PATENTES

Perguntas Frequentes sobre o PPH INPI-USPTO (Versão 2016.01.14)

Perguntas Frequentes sobre o PPH INPI-USPTO (Versão 2016.01.14)

1. O que é o PPH? O PPH é uma modalidade de exame prioritário. Para participar, o depositante deve possuir um pedido de patente (da mesma família de patentes) deferido por outro escritório. Ou seja, estão envolvidos no processo pelo menos dois escritórios de patentes e os depositantes. No momento em que um escritório de patentes defere um pedido, se o depositante restringir o quadro reivindicatório a essa matéria no pedido no segundo escritório, seu pedido fica apto a participar do PPH e terá o trâmite priorizado. Ou seja, o segundo escritório irá examinar apenas as reivindicações não negadas pelo primeiro escritório de patente. Como consequência, o PPH deve contribuir para redução do trabalho duplicado entre os escritórios de patente. 2. Como as empresas brasileiras (depositante) podem participar do Projeto? Primeiro, é necessário que o depositante apresente o Primeiro Pedido de Patente de uma família de patente no INPI ou no USPTO. Depois o depositante deve apresentar o Segundo Pedido de Patente no outro escritório (se depositou primeiro no INPI, deve depositar o segundo pedido no USPTO e reivindicar o Primeiro como prioridade). No momento em que um dos dois escritórios deferir o pedido de patente, ele poderá solicitar o PPH no segundo. Ou seja, se o INPI deferir o pedido primeiro, ele poderá solicitar a priorização do exame do pedido de mesma família no USPTO (e vice-versa). 3. O segundo escritório é obrigado a aceitar o exame do primeiro? Não. O PPH é somente uma modalidade de priorização do trâmite do processo. O PPH não demanda qualquer tipo de interferência na independência de exame dos escritórios de patente. ou seja, não há alteração no exame de mérito, tampouco das etapas processuais. 4. O PPH é um procedimento para obtenção de patente mundial? Não. A patente mundial não existe. A Convenção da União de Paris é clara quanto à territorialidade da patente.

Perguntas Frequentes sobre o PPH INPI-USPTO (Versão 2016.01.14)

5. Existe uma proposta de estabelecimento da patente mundial embutida no PPH? Não. A patente mundial seria entendida como a harmonização total das leis nacionais de patentes e a centralização de todo o processo decisório em apenas uma autoridade de alcance mundial. Logo, não existe nem faz parte dos planos aprovados pela OMPI, tampouco de qualquer agenda formalmente apresentada por país ou grupo de países de que se tenha notícia. 6. A adoção do PPH implicaria na concessão de matéria considerada não patenteável, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial brasileira (LPI)? Não. A legislação brasileira utilizada no exame de patentes não pode ser infringida. O PPH se constitui num instrumento de priorização do trâmite do processo, não acarretando qualquer tipo de mudança no texto da LPI. 7. Existe alguma relação entre o PPH e o pipeline? Não existe qualquer relação entre pipeline e o PPH. No pipeline não tinha a avaliação de mérito pelo examinador, enquanto no PPH é exigido a avaliação de mérito do pedido de patente pelo examinador para seja deferida ou indeferida no Brasil. 8. A partir de quando posso pedir para participar do Projeto Piloto PPH INPI-USTO? É possível solicitar a participação no Projeto Piloto PPH INPI-USPTO a partir de 11 de janeiro de 2016. 9. Quantos pedidos poderão participar do PPH? Poderão participar do programa 150 pedidos de patente no INPI e 150 pedidos no USPTO. 10. Até quando serão aceitos novos requerimentos de participação? A princípio, o programa irá se estender por 2 anos (até 11/01/2018) ou até que os 150 pedidos sejam processados. Lembrando que o INPI pode suspender ou cancelar o programa a qualquer tempo e por qualquer motivo. Perguntas Frequentes sobre o PPH INPI-USPTO (Versão 2016.01.14)

11. Após esse prazo, ou se mais houver mais de 150 pedidos considerados aptos, o programa será renovado? Depende. O INPI irá avaliar o programa. Caso ele seja considerado proveitoso para o Instituto e para os depositantes, ele poderá ser renovado ou se tornar permanente. Caso contrário, poderá ser interrompido. 12. Quem deve solicitar a participação no programa PPH no INPI? O próprio depositante ou seu procurador legal. Na hipótese de haver mais de um depositante, todos devem autorizar o requerimento de participação. 13. Quais categorias de pedidos podem participar do PPH? Apenas pedidos de patente de invenção podem participar no INPI e “utility patents” podem participar no USPTO. No INPI não podem participar os pedidos de desenho industrial e de modelo de utilidade. 14. Quais categorias de pedidos podem ser utilizadas para solicitar a participação do Projeto PPH? E quais não podem? No INPI, podem ser utilizadas como base para solicitar o Projeto Piloto PPH INPI-USPTO o “Utility Patent”, o “Provisional Application”, “Continuation-in-Part Application” e o “by-pass Application”. No INPI, não podem ser utilizados como base para solicitação de participação no Projeto Piloto PPH INPI-USPTO os pedidos de “industrial desing”, “plant patent applications” nem os “reexamination applicatons” e o “reissue applications”. Também estão excluídos como base para solicitação o resultado dos relatórios da fase internacional do PCT, pedidos sujeitos a solicitação de confidencialidade e os pedidos de interesse da defesa nacional. 15. Tenho um pedido de patente de Modelos de Utilidade (MU) depositado no INPI, posso participar do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO? Não. Pedidos de patente de modelo de utilidade não podem participar do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO. Eles não podem ter seu trâmite priorizado no INPI via PPH e, caso o INPI examine primeiro, eles também não podem servir de base para solicitar a participação no programa no USPTO. Perguntas Frequentes sobre o PPH INPI-USPTO (Versão 2016.01.14)

16. Em 2012, depositei pedidos de patente da mesma família no INPI e no USPTO. Posso participar do programa no INPI? E no USPTO? No INPI não. Poderão participar do programa no INPI, apenas pedidos de patente depositados três anos antes do início do programa. Ou seja, apenas pedidos depositados a partir de janeiro de 2013 podem participar do programa. No USPTO poderão participar pedidos depositados em qualquer data. 17. Fiz o depósito internacional (PCT) em 2012 e entrei na fase nacional no INPI em 2014. Posso participar do Programa? No INPI, não. Nesta fase do programa, o INPI considerará a data de depósito no INPI a data de depósito internacional. No USPTO poderão participar pedidos depositados em qualquer data. 18. Meu pedido é da área de medicamentos. Posso participar do programa no INPI? e no USPTO? No INPI não. Poderão participar do programa no INPI apenas pedidos de patente relacionados com o campo técnico de petróleo e gás. Isso inclui extração, refino, transporte e outros. No USPTO poderão participar pedidos referentes a qualquer campo técnico. 19. Como vou comprovar que meu pedido se refere ao campo técnico de petróleo? É necessário que o pedido de patente faça menção explicita ao campo técnico de petróleo e gás para poder participar desse projeto PPH no INPI. Por exemplo, pode ser indicado o trecho que faz a referida menção ou a classificação do pedido em um campo específico da área de petróleo e gás. 20. Tenho pedidos depositados no INPI e no USPTO cuja única prioridade de ambos é JP (o Escritório de Primeiro Depósito é o escritório de patentes japonês). Posso participar do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO? Não. Apenas pedido de patente cuja família possui pelo menos o primeiro pedido de patente depositado no INPI ou USPTO podem participar do projeto. Ou seja, pelo menos a prioridade mais antiga da família de patentes deve ser BR ou US. Perguntas Frequentes sobre o PPH INPI-USPTO (Versão 2016.01.14)

21. O que quer dizer “pelo menos a prioridade mais antiga da família de patentes deve ser BR ou US”? Pedidos de patente podem ter várias prioridades. Essas prioridades podem ser de países diferentes. Poderá participar do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO pedidos de patente cujo pelo menos aquela prioridade mais antiga da família de patentes seja BR ou US. O resultado do exame de qualquer dos membros da família feito pelo INPI ou pelo USPTO poderá ser utilizado como base para solicitar o PPH no outro escritório de patentes. 22. Pedidos divididos podem participar do Projeto Piloto PPH INPIUSPTO? Depende. No USPTO podem participar todos os pedidos divididos. No INPI, somente podem participar do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO os pedidos que foram divididos após o examinador de patentes do Escritório de Primeiro Exame (no caso, o USPTO) determinar a divisão de um pedido de mesma família por falta de unidade inventiva. 23. Porque essas limitações foram impostas? Por que apenas pelo INPI? Já existem acordos PPH entre diversos escritórios desde 2008. Esses escritórios já desenvolveram seus procedimentos internos e já puderam avaliar o efetivo impacto do programa na prática. Esse é o primeiro acordo assinado pelo INPI. Embora haja uma previsão do impacto do programa, é necessário um período de aferição das condições na prática – um projeto piloto. Foi considerado adequado que esta aferição ocorra com um número reduzido de pedidos e em um campo técnico restrito. 24. Existem muitos pedidos que reivindicam prioridade US depositados no INPI. O que acontece se todos fizerem o requerimento de participação no programa? Corremos o risco de ficar examinando apenas “pedidos americanos”? Não. Os dados do Portal do PPH demonstram que, na média, apenas 2,5% dos pedidos depositados solicitam PPH. Considerando os números as restrições temporais e de campo técnico impostas no acordo, dificilmente haverá tantos requerimentos de participação no programa. Se mesmo assim houver muitas solicitações, o programa se Perguntas Frequentes sobre o PPH INPI-USPTO (Versão 2016.01.14)

encerrará quando o 150º pedido de patente for considerado apto. 25. Somente pedidos depositados por empresas americanas e brasileiras poderão participar do PPH? Não. O Projeto não faz distinção da nacionalidade da empresa, nem com o domicílio do depositante. Podem participar do Projeto pessoas físicas e jurídicas de qualquer país desde que o Primeiro Pedido de Patente de uma Família de Patentes tenha sido depositado no INPI ou no USPTO. Ou seja, o pedido de uma empresa japonesa que atender aos requisitos poderá participar do Projeto. 26. Uma empresa brasileira que deposita o Primeiro Pedido de Patente no Escritório de Patentes Japonês pode participar do programa? Não. Podem participar do Projeto pessoas físicas e jurídicas de qualquer país desde que o Primeiro Pedido de Patente de uma Família de Patentes tenha sido depositado no INPI ou no USPTO. 27. Pedidos que fizeram um depósito internacional (via PCT) e entraram em fase nacional no INPI e no USPTO podem participar do programa? Podem em dois casos. Primeiro, quando o INPI ou o USPTO atuarem como o Escritório Receptor (“Reciving Office”) de um pedido de patente sem reivindicação de prioridade. Segundo, quando o depósito internacional reivindicar uma prioridade de documento depositado inicialmente no INPI ou no USPTO. 28. Depositei um pedido de patente “A” no INPI, depois fiz um depósito internacional

(via

PCT)

e

reivindiquei

“A”

como

prioridade,

posteriormente entrei em fase nacional no INPI e no USPTO. Para não ter dois pedidos correndo em paralelo no INPI, abandonei o pedido de patente inicial “A” no INPI. Ainda posso participar do programa? Pode. Os pedidos que entraram em fase nacional no INPI e no USPTO pertencem a mesma família de patentes, pois reivindicam o mesmo documento de data mais antiga (o documento “A”). Embora o documento “A” tenha sido abandonado, tanto a família de patentes, quanto os demais pedidos e patentes permanecem vigentes. Sendo assim, os documentos que entraram em fase nacional são válidos como base e Perguntas Frequentes sobre o PPH INPI-USPTO (Versão 2016.01.14)

objeto de requerimento para participar do PPH. 29. Posso solicitar mais de um serviço no mesmo formulário do PPH? Quais? Até quantos? E no mesmo dia, pode? Junto como requerimento do PPH você pode apresentar as modificações no Relatório Descritivo, nas Reivindicações, nos Desenhos e no Resumo para restringir a matéria considera patenteável no USPTO. Observe que não é qualquer modificação aceita. Não há alteração quanto ao requerimento de outros serviços. Cada serviço deverá ser requerido no formulário apropriado e estar acompanhado do recolhimento da retribuição correspondente, conforme a Tabela de Retribuição do INPI. É permitido requerer diversos serviços no mesmo momento, mas não por meio do mesmo formulário. 30. Posso participar do Projeto no INPI se o primeiro pedido de patente foi depositado no INPI, mas o USPTO deferiu o pedido primeiro? Sim. O Projeto não faz distinção se o pedido de patente foi deferido pelo escritório de primeiro ou de segundo depósito. 31. Posso participar do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO com os resultados do relatório internacional de busca do PCT? Não. É aceito como documento base para solicitar a participação do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO apenas a decisão de deferimento dos escritórios nacionais do INPI e do USPTO. 32. O USPTO publicou um parecer de “Non-final Rejection”, e indica claramente quais reivindicações são patenteáveis. Posso utilizar este resultado para requerer o PPH de um pedido da mesma família no INPI? Não. A participação no Projeto Piloto PPH INPI-USPTO somente pode ser solicitada após o pedido de patente ter sido deferido pelo INPI ou pelo USPTO.

Perguntas Frequentes sobre o PPH INPI-USPTO (Versão 2016.01.14)

33. O USPTO indeferiu meu pedido porque apenas uma das reivindicações não é patenteável. Posso excluir essa reivindicação no processo do INPI e solicitar a participação no PPH? Não. Apenas pedidos deferidos em um dos escritórios podem participar do programa. 34. Devo apresentar ao INPI cópia ou a tradução dos documentos do processo de exame no USPTO? Quais documentos devem ser copiados? Quais devem ser traduzidos? Não é necessário apresentar nem cópia, nem tradução dos documentos facilmente adquiridos através da rede internacional de computadores. De maneira geral, os documentos do processo do USPTO estão disponíveis por intermédio da internet. Sendo assim, será necessário apresentar cópias de documentos que constam no processo de exame do pedido do USPTO apenas se o examinador de patentes solicitar. A tradução fica dispensada se os documentos forem apresentados em inglês, espanhol ou português. Com relação à literatura não patentária, citada no exame do pedido no USPTO, recomenda-se que ela seja apresentada junto com o requerimento de solicitação do PPH, pois tais documentos raramente estão disponibilizados na internet. 35. As reivindicações no segundo escritório tem que estar iguaizinhas àquelas deferidas? Podem estar iguais, mas não necessariamente. Primeiro, porque as reivindicações devem ser traduzidas para o português. Segundo, o escopo pode ser o mesmo ou menor. Ou seja, é preciso ter cuidado para não ampliar a matéria pleiteada nas reivindicações (escopo) de proteção devido à tradução. Terceiro, as reivindicações devem ser alteradas para atender a legislação local. 36. O que é a “tabela de correspondência dos quadros reivindicatórios”? Sou obrigado a apresentar? E para que ela serve? A tabela de correspondência relaciona as reivindicações concedidas no USPTO com o novo quadro reivindicatório apresentado no INPI (veja um exemplo abaixo). Ela serve para facilitar a avaliação do examinador de patente caso haja mudança na

Perguntas Frequentes sobre o PPH INPI-USPTO (Versão 2016.01.14)

numeração do quadro deferido pelo Escritório de Primeiro Exame e o novo quadro apresentado no Escritório de Segundo Exame. Reivindicação concedida no USPTO

Modificação do Quadro Reivindicatório apresentado no INPI

Observações: (foram descritos aqui, alguns exemplos de observações, sendo outras cabíveis)

1

1

A reivindicação 1 apresentada ao INPI corresponde a simples tradução da reivindicação 1 considerada patenteável no USPTO.

2

2e3

A reivindicação 2 concedida no USPTO foi desmembrada nas reivindicações 2 e 3 apresentada junto ao INPI para atender a legislação.

3e4

4

As reivindicações 3 e 4 concedidas no USPTO foram agrupadas na reivindicação 4 apresentada junto ao INPI para atender a legislação.

5

5

As reivindicações 5 concedidas no USPTO corresponde a reivindicação 5 apresentada junto ao INPI restringida com acréscimo do trecho “...”

Lembre-se que o escopo do quadro reivindicatório deve ser igual ou mais restrito àquele deferido no Escritório de Primeiro Exame e que as modificações devem respeitar as diretrizes de exame do INPI. Ou seja, de forma resumida, serão permitidos apenas pedidos de patente cujo escopo for igual ou mais restrito que a matéria considerada patenteável pelo OEE e, ao mesmo tempo, igual ou limitada pela matéria inicialmente revelada no pedido. A explicação completa sobre alteração do pedido pode ser observadas na Resolução Nº093/20131 que disciplina o tema, bem como na Resolução do PPH no art. 2º, incisos XI e XII; e art. 12, inciso II. 37. Se o INPI rejeitar meu requerimento de participação no programa, posso solicitar de novo? Quantas vezes? Pode, mas apenas uma vez. Os procedimentos estão listados na Resolução do PPH, no art. 16 e §2º. No caso, a DIRPA irá emitir um parecer de negação do exame prioritário. Sendo a irregularidade sanável, será aberto prazo de 60 dias para saná-las por intermédio de um novo requerimento (observe que deve ser um novo requerimento). Caso a demanda seja insanável ou não seja atendida no prazo, não será possível solicitar novamente a participação no programa para o mesmo pedido de 1

Resolução 2013__artigo_32_1.pdf

Nº093/2013:

http://www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao_093-

Perguntas Frequentes sobre o PPH INPI-USPTO (Versão 2016.01.14)

patente. 38. Se o pedido for aceito para participar do programa, vou ficar dispensado de pagar as demais retribuições? Não. O depositante não fica isentado das demais retribuições pertinentes ao fluxo processual do pedido de patente. 39. Considerando que o USPTO deferiu o pedido de patente, se forem submetidos os documentos obrigatórios, isso significa que a patente será automaticamente concedida pelo INPI? Não. O PPH não é garantia de que uma patente será concedida. O fato do pedido de patente ter sido concedido no Escritório de Primeiro Exame com reivindicações admissíveis, não significa que as reivindicações contidas no pedido correspondente depositado no Escritório de Segundo Exame serão automaticamente concedidas. O examinador do Escritório do Segundo Exame analisará o pedido com base na lei de patentes do seu país e poderá deferir o pedido; ou exigir alterações para atender à legislação do seu País; ou exarar parecer de não patenteabilidade ou; poderá ainda, indeferir o pedido. 40. O trâmite de um pedido de patente que participa do programa PPH será simplificado? E o exame de mérito será facilitado? Não para ambas as questões. O Projeto Piloto PPH INPI-USPTO não altera o princípio básico da independência dos direitos estabelecido pelo art. 4bis da Convenção da União de Paris – CUP. Isso significa que o Projeto Piloto PPH INPI-USPTO não isenta o depositante do cumprimento de todas as exigências, requisitos e condições estipuladas na LPI e demais legislações pertinentes para os pedidos de patente depositados no INPI. Ou seja, o exame do pedido de patente será efetuado conforme a legislação brasileira e respeitando os procedimentos vigentes na data de exame.

Perguntas Frequentes sobre o PPH INPI-USPTO (Versão 2016.01.14)